刘友华 徐敏:美国多主体专利侵权认定规则的演变与启示

选择字号:   本文共阅读 1006 次 更新时间:2016-05-15 00:20:53

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刘友华   徐敏  

   随着技术发展与商业模式创新,多个主体分开实施某项专利以规避可能的侵权责任,日益成为专利侵权的常态。与单一主体侵权相比,多主体专利侵权的责任认定更复杂。美国在多主体专利侵权认定实践中形成了严谨、清晰的规则,值得借鉴。

  

一、美国专利法中的多主体专利侵权责任条款

   美国多主体专利侵权可以分为三种类型:共同侵权(joint infringement),也称“分开的侵权(divided infringement”)、引诱侵权(induced infringement)和帮助侵权(contributoryinfringement)。[1]共同侵权是直接侵权(directinfringement)的一种,适用于两个或两个以上主体分开实施了某项专利的情形。引诱侵权和帮助侵权被公认为“间接侵权”(indirectinfringement)。直接侵权与间接侵权主要差异在于,前者是“严格责任侵权(strict liabilitytort ),不需考虑侵权行为的性质,只要行为人实施了直接侵权的必要行为,直接侵权就能够成立,而后者则需考虑被控侵权人实施间接侵权行为时的主观意图和知识水平。

   值得注意的是,美国专利法中的“共同侵权(分开的侵权)”与我国的“共同侵权”存在较大差异。前者主要指多个主体参与的侵权,侵权认定时主要考察各行为人间的相互关系,只有某个主体“控制或指挥”了其他主体的控制程度,共同侵权才能成立,“控制或指挥”行为的主体承担直接侵权责任,其他主体则不承担责任。我国的共同侵权是指多个主体有共同故意或过失的侵权行为,各个主体承担连带责任。

   1952年以前,美国的专利法并没有对专利侵权作出明确规定,法院对专利侵权的认定通常适用习惯法,主要依据一般侵权法规则和相关判例法。为适应法律法典化发展的要求以及回应科技经济的需求,1949年,众议院成立专利法法典化委员会,修改专利法规并将其纳入美国法典,于1952年由杜鲁门总统签署通过。[2]1952年《专利法案》将先前由法院确立的专利侵权规则编入第271条,定义了各种类型的专利侵权行为。[3]

   第271条(a)款规定了直接侵权,即(a)除另有规定外,在专利权存续期间,未经许可在美国境内制造、使用、许诺销售、销售或者由外国进口任何已获得专利权的发明,属于侵犯专利权。[4]直接侵权需要某一主体实施了产品或方法权利要求中的所有要素,即遵循“全面覆盖原则”,共同侵权也规定在(a)款之下,适用于两个或两个以上主体分开实施了权利要求的情形。[5]第271条(b)款和(c)款分别规定了引诱侵权和帮助侵权,即(b)积极引诱他人侵犯专利权的,应当承担侵权责任;(c)在美国境内许诺销售、销售或者由外国进口,属于产品专利重要部分的机器构件、产品组合物或化合物,或者用于实施方法专利的材料或装置,且明知该装置应用于侵犯专利权,在上述物品不属于常用商品,也不具备某种实质性非侵权用途的情况下,应承担帮助侵权责任。[6]作为多主体专利侵权救济的另一选择,在直接侵权成立的前提下,故意引诱、帮助他人直接侵犯专利权的,也可能会被认定为间接侵权而承担侵权责任。[7]

  

二、美国多主体专利侵权认定的司法实践与规则演变

   方法专利指向的是一系列的行为和步骤,权利要求易被多个主体分开实施。因此,美国《专利法案》第271条(a)款下的共同侵权通常发生在方法专利侵权的情形下。共同侵权是直接侵权的一种,也适用严格侵权责任,单一主体的直接侵权,只要某个主体以第271条(a)款下的行为方式实施了专利的权利要求,该主体即构成直接侵权,无需考虑其他主体的行为,也无需考虑被控侵权行为的性质。对共同侵权的认定,法院虽不需考虑行为的性质,专利权人却需证明各被控侵权人之间存在关联关系。此时,即使没有任何一个主体单独实施了权利要求中的所有要素,被控侵权主体仍需对共同的直接侵权行为承担责任。[8]

   从侵权行为的一般过程看,间接侵权发生在直接侵权之前,通过诱导、怂恿、唆使、帮助等间接行为促使他人实施直接侵权,对直接侵权行为起到了推动和促进作用。美国法院对间接侵权的认定是一种由果溯因的逆向反推模式,即要证明间接侵权,必须先证明直接侵权的成立,即通常所说的间接侵权必须建立在直接侵权成立的基础之上。

   多主体侵权中的直接侵权与单一主体的直接侵权有较大差异。前者需要考察被控侵权主体之间的关系,只有当各主体间存在足够被认定为协同关系,才可能构成共同侵权。实践中,多主体侵权的争议集中于多个主体间何种程度的关系才构成共同直接侵权。法院在多主体侵权案件日益增多的情形下,实践中对多主体间关系的认定提出了诸多标准。

   (一)“代理”标准

   共同侵权的“代理”标准确立于20世纪40年代,由普通法原则发展而来,即“代理规则中被代理人应对其代理人的侵权行为承担责任”。代理关系的特征在于被代理人能而且有权控制代理人的行为,因此认定共同侵权时,“代理”标准更多考察某个主体对其他主体行为的控制程度。[9]

   1.“代理”标准的提出

   最早明确提出“代理”标准的是1944年的Crowell v. Baker Oil Tools.案(简称Crowell案)。法院在案中认为:要认定共同侵权,各个主体间需存在代理关系。该案中,被告Baker Oil Tools公司是一项控制深海油井外壳的漂浮与固定专利的权利人,Crowell公司就Baker公司的专利向法院提起专利权确认之诉。地方法院认为,代理规则能够适用于专利侵权,即如果Crowell公司与供应商间存在代理合同关系,即存在代理的“合意”,供应商的行为就能够归责于Crowell公司。法庭调查发现,Crowell公司与其供应商间并未签订任何正式的书面合同,因此并不存在足够的控制因素。在上诉审中第九巡回法院认为,“即使没有签署书面合同,Crowell公司仍然可以说服供应商向其提供必备的材料,被告与供应商的行为并不是分开实施权利要求,而是被告通过控制供应商对专利实施的单独的侵权行为,代理人实施了侵犯专利权的行为,应由被代理人承担责任”。[10]

   2.“代理”标准适用的扩展

   Crowell案后几,个判例进一步澄清了“代理”标准的适用范围,Metal Film Co. v. MetlonCo.案将其适用由“合意”提供材料扩展到“第三方主体实施权利要求中某个步骤”的情形。该案中,Metlon公司利用某个供应商实施了方法专利的第一个步骤,法院认为,“被控侵权人不应利用供应商实施专利的某个步骤,以免除专利侵权责任”。[11]Mobil Oil Corp. v. Fitrol Corp.案又将“代理”标准扩展到第三方主体实施了若干步骤的情形。Fitrol公司和Texaco公司实施了Mobil公司专利的权利要求的不同步骤,法院援引Crowell案和Metal案,强调“构成控制的主要因素应建立在代理关系的基础上,如Fitrol公司和Texaco公司间存在代理关系,则均为直接侵权人”。[12]由此,“代理”标准不再局限于第三方主体协同实施步骤的多少,只要多个主体间存在代理关系,并有足够的控制程度,共同侵权就能成立,被代理人对其代理人的行为向专利权人承担直接侵权责任。

   Mobil Oil Corp. v. W.R. Grace&Co.案将为代理人承担专利侵权责任的主体扩展到销售者。一般而言,销售者与购买者之间通常不存在很大程度的控制关系。而该案中,法院认为,销售者在销售产品时明知其消费者会实施剩余的步骤,即构成足够的控制。W.R. Grace按照原告专利中特定的加热、煅烧步骤生产了催化剂的中间产物,并未实施最后一个步骤,而由其顾客实施最后步骤。法院认为,“W.R. Grace公司实际上是让消费者作为其代理人来实施专利的最后步骤,其知道消费者会完成整个专利步骤,因此不应允许被告实施了整个专利并获得收益却不需付出任何代价”,判定其构成直接侵权。[13]

   E.I. DuPont de Nemours&Co. v. MonsantoCo.案也涉及顾客与销售者共同实施某项专利的侵权认定。该案中,产品的购买者实施了抗污染地毯纤维的制造方法专利中除第一个步骤之外的所有步骤。法院认为,购买者才是直接侵权人,先前的Crowell案和Metal案中,被告需承担直接侵权责任是因为其利用第三方主体实施了方法专利的某个步骤,而该案与前述两案差异很大,法院认为,“某个主体实施了方法专利中的一个步骤,然后将该步骤的产物销售给直接侵权人,该主体并不构成第271条(a)款下的直接侵权”。[14]由于认定购买者是直接侵权人,且有充分证据表明Monsanto积极引诱购买者侵犯专利权,因此判令其承担间接侵权责任。

   依“代理”标准,多个主体要构成共同侵权须存在代理关系,但各地法院对代理关系的证明却存在差异。一些法院认为,代理关系需通过书面合同证明;也有法院认为,主体间存在事实上的控制或较强关联性即可。然而,“代理”标准仅适用某一主体通过其代理人实施专利的某些步骤以规避侵权责任的情形,并未解决多主体间不存在代理关系时的侵权认定,有较大局限性。因此法院又提出了“某些联系”标准。

   (二)“某些联系”标准:对“代理”标准的扩张与“拉制”要求的降低

   1.“某些联系”标准的提出

   “某些联系”标准源于1999年的FaroudjaLaboratories v. Dwin Electronics.案。该案中,Faroudja实验室起诉Dwin公司生产的“扫描线加倍器”侵犯其专利权,原告认为是顾客实施了专利方法的必要步骤,顾客购买或者租用光碟将其转换为电视图像,顾客是直接侵权人,Dwin公司构成间接侵权。法院认为“直接侵权需要证明不同侵权主体之间存在‘某些联系’,如相互协助或者共同完成某个方法专利”,[15]法院认为,Faroudja实验室与其顾客之间并不存在这种联系,驳回了原告的诉请。

   2.“某些联系”标准的适用

Cordis v. Medtronic Ave案扩张了共同侵权的主体。该案中,医生实施了专利方法的某些步骤,法院认为,“被告向医生邮寄侵权支架的样品,指导医生使用侵权支架,甚至雇佣医生进行临床试验,这些足以证明被告与医生之间存在‘某些联系’”。这种“联系”不需证明被控主体与第三人之间存在书面合同,只需证明多主体间存在联系即可。16 Applied Interact v. VermontTeddy Bear Co.案和Hill v. Amazon.com, Inc.案都涉及到商事主体与顾客共同实施了某项专利时适用“某些联系”标准。在计算机系统运行过程中,只要用户按照网页的提示,访问、输入了相关的链接或信息,商事主体就可能会被认定为指挥了用户的行为,构成“某些联系”,承担直接侵权责任。在Applied Interact案中,法院认为,“被告通过网站与顾客接触,即足以构成‘某种联系’。”[17]Hill案涉及一种从消费者浏览的商品型号和目录自动生成产品信息的方法。原告认为,Amazon公司的计算机与消费者的计算机互动时即己侵犯专利权,(点击此处阅读下一页)

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本文责编:陈冬冬
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