为达成自身之知识产权战略，除进行研发、申请或购买专利、签订专利许可协议外，高科技企业也可通过直接并购目标公司之方式获得该公司之专利。但在某些情形下，因目标公司为并购公司之竞争者，其基于商业考虑，并不愿与并购公司谈判交易。此时，并购公司可以考虑转而并购另一家已取得目标公司之专利许可的公司，藉以达到同样实施该专利之目的。公司若欲达成此策略性并购目标，就必须重视防范相应之法律风险。以美国法为例，联邦最高法院曾于Troy Iron＆Nail Factory v. Corning案[55U.S.193 （1852）]（Troy案）中表示，专利许可协议对被许可人而言具专属性，除非契约另有规定，不得转让。此外，专利许可协议中往往订有禁止转让条款。因此，公司之并购是否构成许可协议之转让而被禁止，是必须厘清的法律问题。关于高科技企业并购目标公司后，是否得以维系后者原有之专利被许可人地位并实施其专利的问题，现就美国之法律实践加以分析，期能为我国的司法审判及企业实务提供参考。
一、专利许可协议转让之一般原则及其例外
美国法院审理有关专利许可协议转让的案件，最早可追溯至十九世纪中期。其由Troy案所确立的早期立场认为，专利许可协议原则上不得转让。这是知识产权具有垄断性的重要衍生表现之一。我国专利法第十一条、第十二条的规定，即体现了同样理念。
尽管当时盛行法律形式主义，美国法院仍于专利许可协议不得转让之原则下，逐渐创设了数种例外情形。据学者归纳，主要有如下三种：专利许可协议特别约定允许转让；专利权人同意转让；新企业概括承受旧企业之资产。[1]其第三种例外，系联邦最高法院在Lane＆BodleyCo.v. Locke案[150 U.S.193 （1893）]（Lane案）中确立。法院认为，纵使原本之默示专利许可协议中并未约定其具有可转让性，原告亦未另行明示同意得将之转让，该协议仍可由新企业概括继承，而不受专利许可协议具有专属性不得转让的原则性限制。法院采纳该主张之原因，在于可促进效率并以最小交易成本使旧企业之资产顺利转移至新企业。学者曾指出，针对目标公司所持有的个别财产，并购公司无须分别进行所有权转让之行为；至于目标公司所享有的特定契约上的权利，在契约并无限制转让或变更控制权的情形下，亦无须另行取得第三人之同意；于并购完成时，存续公司即得概括承受目标公司的所有资产。[2]由此似可得出结论，基于其概括承受效力，公司并购属于专利许可协议原则上不得转让之例外。然而，事实远非如此简单。关键问题在于，并购行为所生之法律效力，在性质上是否属于一般合同法上所称之转让？答案若为肯定，则并购公司依然不能合法藉由并购取得专利许可并加以实施。答案若为否定，则不须讨论专利许可协议是否发生转让，亦不必讨论专利许可协议是否具有可转让性，并购公司似可合法取得专利许可协议约定之权利，且不须另获专利权人之同意。该议题之核心在于，若专利许可协议中订有禁止转让条款，则并购行为所产生的法定概括承受效力，在合同解释上是否属于转让而导致违约？显然，这是个无法回避的问题。
目前，美国联邦法院及各州法院对此尚无一致见解。因此，高科技企业若欲藉并购以获得并维系目标公司之被许可人地位，从而继续实施该专利许可，在策略上首先须评估不同并购型态对专利许可协议转让效力的影响，其次必须审视该专利许可协议的实际内容，确定是否订有禁止转让条款。唯有了解不同并购模式对禁止转让条款的具体影响，方能避免并购后可能产生的法律纠纷，或可在涉讼时援引适当之主张加以抗辩。
二、不同并购模式下之专利许可维系状况分析
严格而论，并购是学界或商界，对于不同企业间经由各种方式来转让资产、控制权或经营权的一种经济行为的统称，并非某一特定内容或特殊型态之法律行为。广义而言，举凡公司合并、营业受让、股份取得、资本合作及营业合作等，皆属并购之定义范围；狭义而论，则不包括资本合作及营业合作等活用企业外部资源之行为，而仅指公司合并、营业受让及股份取得等三者。实则不论其系广义或狭义，基本仍可分为并、购两种，即以法定之合并方式完成企业结合者为“并”，而以购买股权或资产之方式完成企业结合者为“购”。
就合并、资产交易、股权交易这三种并购的一般形态而言，合并又可分为吸收合并与新设合并；股权交易又可分为股权收购与股权置换。并购的特殊形态，则有正向三角合并、反向三角合并及事实合并。
（一）目标公司消灭之并购模式
若采新设合并或吸收合并，并购公司可作为新设公司或存续公司，概括承受已消灭之目标公司的权利与义务；若采正三角合并，则并购公司成立的子公司亦可概括承受已消灭之目标公司之权利义务。对此等以目标公司作为消灭公司的并购模式，鉴于目标公司因合并而归于消灭，并购公司或其所成立之子公司似得以因法定概括承受的效力取得目标公司的专利许可协议。然而，联邦第六巡回上诉法院在涉及吸收合并的PPG Indus., Inc. v. Guardian Indus.Corp．案[597 F.2d 1090 （6th Cir. 1979）]（PPG案）中明确重申第七巡回上诉法院于Unarco Indus., Inc. v. Kelley Co., Inc.案[465 F.2d 1303 （7th Cir. 1972）]（Unarco案）中所持之见解，即依专利法的规定及其立法目的，专利许可协议对被许可人具有专属性，除符合例外之情形外，原则上不具有可转让性。
PPG案之关键争点，在于被告抗辩认为其之所以能够合法取得该专利许可协议，系基于合并所生的法定概括承受导致契约发生法定的转让，与一般实体法所称之转让不同。对此，法院并不赞同，遂进一步指明，因合并所生之法定概括承受仍属转让之一种，并不会因其未经专利许可协议当事人一方之特定的法律转让行为而有所不同。易言之，通过此一概括承受效力取得目标公司的专利许可，在法律上等于是经由转让行为，而受让该专利许可协议并取得被许可人之地位。因此，公司欲通过此类并购模式取得目标公司之专利许可，原则上属被禁止之行为，将遭遇潜在的法律风险，可能导致目的落空。
值得注意的是，罗德岛州地方法院在涉及事实合并的Synergy Methods, Inc. v. Kelly Energy Systems Inc．案[695 F.Supp. 1362 （D.R.I. 1988）]（Synergy案）中提出了所谓的不利影响标准，并引述加州地方法院于Trubowitch v. River-bank Canning Co．案[30 Cal. 2d 335 （1947）]之意见加以说明：“倘转让仅因公司所有权法律形式上的改变而发生，则该转让之有效性，须视其是否影响契约当事人的利益，而此利益原系受到契约之不可转让性所保护。”[3]换言之，当所采之致目标公司消灭的合并行为，仅使其公司所有权形式发生变更，而实际上控制目标公司股份的股东仍维持高度同一性（最典型的就是并购公司拟并购之目标公司本即为其控股之关联子公司），且公司之其他市场实质竞争经营要素均维持延续，此时，合并前之许可协议当事人的权益未受负面影响，故不构成禁止转让之违反。
（二）目标公司存续之并购模式
当采吸收合并、反三角合并及股权置换等并购模式时，目标公司可在并购后存续。若采吸收合并，则可由并购公司股东转而持有目标公司因合并所配发之新股，并使合并后之目标公司存续；若采反三角合并，则可使目标公司成为并购公司之子公司，并将并购公司所持有之子公司的股票转换成目标公司之股票；若采股权置换，则可以发行新股之方式取代现金，进而取得目标公司的股权，从而使目标公司成为并购公司百分之百持股的子公司。这几种并购模式，与前述目标公司消灭之并购不同。特别是采反三角合并及股权置换时，目标公司虽成为并购公司之子公司，但仍为独立之法人，其专利许可协议之被许可人地位并未改变。并购公司似可利用控制目标公司之全部股权的方式，期得以享有许可协议之权利，回避前述兼并后目标公司消灭型态中因概括承受效力导致许可协议发生转让而被禁止的不利后果。事实上，反三角合并在近年曾一度被认为是规避禁止转让条款限制的最佳并购模式。[4]但这亦未必可以如愿，盖加州地方法院在SQL Solutions, Inc., v.Oracle Corp．案[1991 WL 626458 （N.D. Cal. 1991）]中明确表示，依加州法院此前对类似案件所持见解，若目标公司之股份控制权发生根本性变动（本案涉及之反三角合并即如此），就会使其财产和契约上权利发生转让的法律效果。法院更再援引PPG案及Unarco案的见解，重申专利许可协议对被授权人具有专属性。可见，目标公司存续之并购模式依然可能构成专利许可协议的转让而违反禁止转让条款，或因抵触联邦法院认为专利许可协议不具转让性的判例而被禁止。
（三）股权收购
若采股权收购，则目标公司之专利许可于并购后依然归其所有且其仍为被许可人。并购公司可通过交易，取得目标公司之过半或比例足以控权的股权，以选任董事、于股东会行使表决权之方式，掌控公司之经营权或影响其经营决策，从而达到运用系争专利许可之目的。对于股权交易是否构成专利许可协议的转让，目前美国尚无太多案判可供参酌，然依PPG案之另一重要见解，公司控制权未根本改变之股权收购，与引发概括承受效力的合并不同。股权收购导致之公司控制权改变，不致引发专利许可之转让，并不违反目标公司许可协议中的禁止转让条款。[5]除非该禁止转让条款中特别载明所谓的控制权改变亦属于禁止转让之行为。[6]因此，一般而言，只要确认许可协议中并无特别载明禁止股权收购的相关约定，公司可采取这一法律风险较小的模式来达成策略性并购之目的。
（四）资产交易
资产交易之并购模式，如系直接以目标公司的专利许可协议为并购之标的，系争标的必然发生转让之效果，故一般都会被直接禁止。此外，须特别注意，即使并非直接以系争许可协议为标的，因美国法院曾于前述Synergy案中判定，资产交易可能构成所谓的“事实合并”，此时，其概括承受之效力可能被认定为构成专利许可之转让，故依然存在较大风险。Synergy案采纳了学者Clark的“事实合并理论”。所谓事实合并，是指依相关判例法原则，特定的公司交易虽在技术性法规中并不被视为合并，但在功能上却将其视为与合并具有相同效力。[7]法院明确指出，资产交易一旦具备下列四要件，即属合并，具有概括承受效力：当并购公司继续雇用目标公司的重要员工；当并购公司与目标公司的所有权主体相同；当并购公司利用收购的资产继续经营原目标公司的业务；当目标公司停止其原本依赖该被收购资产所经营的业务。因此，若欲通过此方式取得专利许可，就必须特别查证系争专利许可协议是否订立禁止转让条款。若有，其效力如何？同时须加谨慎规划，以免被判定为事实合并而承担不确定的法律风险。
综上，公司采吸收合并、新设合并、事实合并、资产收购、股权置换、正三角合并、反三角合并等并购模式，依美国目前的判例，特别是最高法院与联邦法院之见解，原则上均可能被认定为具有许可协议转让之效果，以致违反禁止转让条款或因抵触联邦法院认为专利许可协议不具转让性的判例而被禁止。相较而言，通过股权收购之方式达到间接运用系争专利许可之目的，是较为可行的方案。关于例外，尽管州法院曾通过“不利影响标准”在Synergy案中确立了相关例外，但其在现实中似乎并无意义，因为：（1）并购公司既然希望策略性地获得目标公司之专利许可，则不论采何种并购模式，必然以取得目标公司原股东的所有股份或控制权为目的，一般不会出现并购后目标公司的股东仍维持高度同一性的情况；（2）股东仍维持高度同一性的结果主要出现在并购公司与目标公司本来就为关联公司的情况下，此时即使不进行并购，并购公司亦可通过其对目标公司的控制权或影响力获得间接实施专利许可的便利，故其进行并购的激励较小；（3）这种例外实质上依然降低了对专利所有权人的保护，如果专利权人明确反对并购公司实施专利许可，且举证证明其权益受到不利影响，则该例外的效用几近于无。另需特别指出的是，以上讨论系以非专属许可为分析对象，当目标公司所拥有之专属许可成为并购对象时，并购是否同样产生使专属许可转让的效果，实务上尚无足够案例供法院参考，值得后续观察。此外，本文讨论亦未涉及跨国并购中的专利许可问题，由于涉及国家安全审查、技术进出口限制和反垄断政策等诸多因素，跨国并购的情况将更为复杂。
三、中美现行法律和实践之比较分析
并购过程中的专利许可协议转让问题，涉及专利法、公司法、合同法等不同法律部门，利益纠葛又错综复杂，而不同部门法之立法政策与宗旨并不相同，由此衍生出究竟该适用何等法律、保护何种利益之难题。
（一）对美国法律实践之评价
美国是联邦制国家，亦是判例法国家，故在法律适用上比我国更为复杂。根据其宪法上之联邦法效力优先原则（ Doctrine of Preemption ），国会通过的任何法律或美国缔结的任何条约，均优于州宪法或州法律，但都不得抵触联邦宪法。而由其宪法第1条第8款可知，专利问题须由国会统一制定法律。因此，专利法属联邦法。但美国的专利法并未对并购行为或禁止转让条款加以规范，甚至并未直接规范专利许可协议，其条文中亦无明文规定专利许可协议的转让究竟应优先适用联邦法抑或州法。[8]另一方面，美国的公司及其财产转让的相关事项，属州法的管辖范围。鉴于合同法、公司法等均系州立法权限，专利许可协议及其转让问题，似亦可依据州法来判断。
当案件引发的法律争议牵涉适用联邦法抑或州法之争端时，美国法院通常会援引联邦最高法院于Erie R.R. Co. v.Tompkins案[304 U.S. 64 （1938）]中所确立之“伊利原则”，即当宪法或国会均未就特定事项加以规范时，法院应适用州法解决相关争议。在Texas Industries, Inc. v. Radcliff Ma-terialsInc．案中，最高法院又对该原则加以细化，指出联邦法院若欲适用联邦法加以裁判，必须至少符合下列两种情况之一：（1）特定事项必须适用联邦法才能确保联邦的特定利益；（2）国会已特别许可联邦法院得就某事项创设实体法。[9]尽管联邦法院于Unarco案及PPG案中明确表示专利许可协议转让的问题应优先适用联邦法，但是，鉴于国会并未就涉及专利法之法律争议特别授权联邦法院得以创设实体法，因此，联邦法院若欲适用联邦法对并购中的专利许可协议转让问题加以裁判，必须是为了确保联邦的特定利益。有鉴于此，美国法院在分析本文议题时，必须探讨与专利法相关之立法政策，并检视州法中允许协议自由转让之规定有无适用之余地。事实上，联邦最高法院曾于Lane案中，允许专利许可协议在新企业概括承受旧企业资产时得以转让。可见，法院处理这一争议的立场，未必就是全然禁止专利许可协议转让，而是针对具体个案中法律对不同合同类型的立法政策，判断能否兼顾调和当事人之个人私益以及专利法所揭示之立法政策。[10]
（二）我国之相关法律及实践
因公司并购而导致专利许可转移，属于许可协议的概括转移。从我国合同法第八十八条、第八十九条和第九十条及相关法律的规定来看，立法者似有意将合同的一般概括转让与因公司合并导致的合同概括承受予以区别对待。合同法第八十八条规定：“当事人一方经对方同意，可以将自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人。”第八十九条则规定：“权利和义务一并转让的，适用本法第七十九条、第八十一条至第八十三条、第八十五条至第八十七条的规定。”其中第七十九条规定了债权人不得转让合同权利的三种情形，即约定、法定及依合同性质而定。结合专利法第十一条、第十二条关于第三人未经专利权人许可不得实施其专利的相关规定，依照特别法优先和新法优于旧法的原则，则不论是依照专利法规定、或依据专利许可协议具有的专属性质、或根据许可协议中特别约定的禁止转让条款，在未经专利权人许可或同意的情况下，许可协议中的权利义务一般不能一并转让。依合同法第九十条：“当事人订立合同后合并的，由合并后的法人或者其他组织行使合同权利，履行合同义务”，公司法第一百七十四条则规定：“公司合并时，合并各方的债权、债务，应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。”民法通则第四十四条等亦作如是规定。尽管公司法第一百七十三条规定债权人在公司合并程序中享有异议权，但仅限于可要求提前清偿或提供担保，而这两种方式在实际操作上并不适合专利许可协议；况且仅就被许可人得实施专利许可而言，这是债权而非债务，故专利权人在该点上是债务人，并非第一百七十三条意义上之债权人；即使认为其是债权人，鉴于现行公司法在2005年修订时删去了未清偿或提供担保则公司不得合并的规定，故债权人之异议亦不影响公司合并之效力。依通说，因合并导致的债权债务的转移，属于法定概括转移，无需取得相对人同意即发生效力。但是，由于公司法和专利法均属较新之特别法，两者效力孰为优先，尚待有权机关阐明。
对于股权交易和资产交易中的专利许可协议问题，我国法未作特别规定，且亦无事实合并之法律概念，故仍需按一般法理进行判断。从相关案例来看，相比美国法院对法律解释、政策分析、利益衡量及并购模式的诸多考量，我国的案件审理往往局限在对合同的解释。以近年来较具影响力的三联商社股份有限公司诉山东三联集团有限责任公司商标许可使用合同纠纷案（山东省济南市中级人民法院2009济民三初字第102号）为例，在裁判过程中，山东济南中院、山东高院均认为该案之争点在于对许可协议是否附条件的解释。尽管三联商社因股权交易导致控制权变更但其被许可人地位并无改变的事实，在该案中对案情演变具有重大影响（因其仍是被许可人，故不能直接否定许可协议的效力，但若肯定其效力，又恐不利于保护权利人），但遗憾的是，法院在裁决中并未就此问题加以论述，而只是把股权收购的背景作为导致合同“鉴于”条款失效的原因来加以考虑。美国司法实践对本文议题的主要考量，集中在并购是否构成合同转让这一复杂的法律解释问题，对此法院往往会综合采用政策分析、利益衡量等方法对不同并购模式进行分析。之所以特别复杂，是因为其立法和判例相对多元，同时亦比较细腻。相形之下，我国相关法律似更为明确，但却失之粗简。
四、关于公司并购的建议和对策
经济全球化时代的国际竞争，越来越趋向对知识产权的争夺和技术标准的竞争。为避免发达国家攫取发展中国家的市场控制权并获得高额知识资本垄断利益，发展中国家应增进自身实力，加强对知识产权的研究，以免因自身原因使发达国家有机可乘。[11]对我国的立法机关和司法机关而言：（1）有必要就不同并购模式对专利许可协议之影响作深入研究，并对具体规则加以细化；关于公司合并导致概括承受专利许可的相关规定，应当明确其只能作为相对例外，允许企业通过合同约定加以排除或进行抗辩，避免外国企业通过其在境内设立的外资企业进行恶意并购，批量获取我国高科技企业的先进专利。（2）应加强对外国法律的研究，助力和推动国家相关部门参与双边或多边国际条约的制定和谈判，为我国高科技企业“走出去”营造良好的国际法治环境。
对国内的高科技企业而言：（1）在将其专利许可给他人时，若欲维持其对专利的控制权，可采取的最谨慎方法，是在专利许可协议中加人特殊之禁止转让条款，特别载明因并购或其他原因导致的法定概括承受，亦在禁止转让范围之内。（2）在加强自身科研、筑牢专利防线的同时，也不应错过提升知产战略储备的机会，积极获取第三方专利或专利许可。不论企业采何种并购模式，除必须评估其对专利许可协议转让效力的影响外，还应当在尽职调查中仔细审核许可协议的实际内容，确定有无禁止转让条款。若有，则须进一步探究其特定内容。如此，方能针对不同情况拟定不同策略，进而成功实现并购目的。特别是，若以专利许可协议为目标在美国进行并购，建议我国的高科技企业尽可能利用州法及其判例来规避联邦法的严格限制，可考虑在美国当地设立企业并将其作为并购媒介，采股权收购之方式来达成策略目的，藉以避免不确定之法律风险。不过，企业仍须调查目标公司许可协议中的禁止转让条款有无特殊约定，如是否对通过股权收购取得被许可人地位的并购模式加以禁止等。
【注释】
[1]Daniel A. Wilson, Patent License Assignment: Preemption, Gap Filling, and Default Rules, Boston University Law Review,1997，77: 898.
[2]James T. Lidbury, Drafting Acquisition Agreements, in Drafting Corporate Agreements 1998-1999, Chicago: Practising Law Institute, 1998: 241, 252.
[3]30 Cal. 2d 335, 344-45 （1947）; 695 F. Supp. 1362, 1369 （D.R.I. 1988）.
[4]Shannon D. Kung, The Reverse Triangular
Merger Loophole and Enforcing Anti-Assignment Clauses, Northwestern University Law Review, 2009, 103: 1042.
[5]597 F.2d 1090, 1096-97 （6th Cir.1979）.
[6]69 F.3d 785, 788 （7th Cir.1995）.
[7]Robert C. Clark, Corporate Law, Boston: Little, Brown and Company, 1986: 458.
[8]Jessica L. Braeger, Antiassignment
Clause, Mergers, and the Myth about Federal Preemption of Application of State Contract Law to Patent License Agreements, Drake Law Review, 2002, 50: 652
[9]451 U.S. 630, 640-41 （1981）.
[10]朱工宇：“公司并购与专利许可维系之冲突问题研究”，载《上海审判实践》2015年第4期。
[11]朱工宇：“与公共健康有关的TRIPS-plus条款研究—兼论国际知识产权立法的双边趋势”，载《世界贸易组织动态与研究》2010年第2期。
（原载《人民司法（应用）》 2015年第 21期）
