杜颖:地名商标的可注册性及其合理使用

——从“百家湖”案谈起
选择字号:   本文共阅读 264 次 更新时间:2015-12-26 22:43:22

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杜颖  
一般来说,价值越大、越是耐耗的商品,公众的注意程度会高,如汽车、房屋;价值小、即时消费的商品,公众的注意程度自然降低,例如食品、水果、啤酒等。在英国1891年的“石头城啤酒(STONE ALE)”案中,原告从1780年开始即在英国小镇“石头城”酿造啤酒,它生产的“石头城”啤酒已经获得了第二含义。被告后来也生产“石头城啤酒”。法院判决被告在它生产的啤酒上停止使用石头城字样。麦纳顿勋爵Lord MacNaghten说,只要被告使用了“石头城”,任何意图使被告的啤酒与原告的啤酒区别开来的努力都是白费的。[35]“如饥似渴的人们需要的是啤酒,不是解释”。[36]试想,如果我国的“青岛啤酒”遇到类似纠纷,结果也该如此。

   5.要求被告特别说明商品来源以与原告商品相区分是否严重影响其经营或者构成对其产品的自贬。

   如果被告在商品上使用地名不具有正当性,法院会禁止被告在商品上使用地名。但是,在大多数情况下,被告有权表明自己商品的地理来源,甚至有权标注在商品本身之上。这时,法院往往需要考虑一种折中的方式,即允许被告在商品上使用地名,但要求其在商品上说明自己的商品与原告的商品不同。但是,这会让被告认为,如此一来便要求自己事先声明自己的商品不及原告的商品,而事实上这形同要求被告用自己的商品为原告的商品做广告。在美国American Waltham Watch Co. v. U.S. Watch Co.一案中,被告提出,要求其在自己的商品上加一些说明以使公众将其生产的手表与原告生产的手表区别开来,这实际上要求它事先将自己的商品置于不被信任的境地。[37]这时,法院应该对被告的利益做出适当考虑,尤其是被告的商品已经获得了一定的认可,而占有相当的市场份额时,法院不能轻易禁止原告使用地名,或者在使用时做出突出说明以与原告商品相区分。

   四、结论

   关于地名商标的注册以及保护,我国商标法律制度应该跟从国际通行模式,作为一般原则,地名能否注册为商标,则应该通过地名是否具有商标显著性以及有否不良影响来判定,即使是县级以上行政区划名称的注册也应采用该可注册性判断标准。在不修改现行商标法的情况下,可以采取删除《标准》关于“地名具有其他含义”的解释规定,使地名“其他含义”能够包括“第二含义”的内容,这样,就可以把所有地名放进“仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的”规定中的“其他特点”中,而全部作为叙述性词汇处理。关于地名商标的合理使用问题的规范,笔者认为,保留我国《商标法实施条例》第49条关于“正当使用”的规定,但同时应该给出本文所述关于判断是否构成合理使用的考量要素,在实践中通过适用这些要素做出个案具体判断。

   注释:

   [1] 关于该案具体情况可参见2004年12月20日(2004)苏民三再终字第001号判决,该判决也载于《中华人民共和国最高人民法院公报》2005第10期,2005年10月10日出版。

   [2] 参见2002年4月3日江苏省南京市中级人民法院(2001)宁知初字第196号判决。

   [3] 参见2002年9月19日江苏省高级人民法院(2002)苏民三终字第056号判决。

   [4] 参见(2003)苏民三审监字第008号文件《关于南京利源物业发展有限公司与南京金兰湾房地产开发公司商标侵权纠纷一案的请示报告》。

   [5] 最高人民法院(2003)民三他字第10号。

   [6] 参见2004年12月20日江苏省高级人民法院(2004)苏民三再终字第001号判决。

   [7] 根据《标准》的解释,我国县级以上行政区划包括:县级的县、自治县、县级市、市辖区;地级的市、自治州、地区、盟;省级的省、直辖市、自治区;两个特别行政区即香港、澳门;台湾地区。县级以上行政区划的地名以我国民政部编辑出版的《中华人民共和国行政区划简册》为准。县级以上行政区划地名包括全称、简称以及县级以上的省、自治区、直辖市、省会城市、计划单列市、著名的旅游城市的拼音形式。公众知晓的外国地名,是指我国公众知晓的我国以外的其他国家和地区的地名。地名包括全称、简称、外文名称和通用的中文译名。

   [8] 参见《法国知识产权法典》,黄晖译、郑成思校,商务印书馆1999年版,第134页。

   [9] Vincent N.Palladino, Secondary Meaning Surveys in Light of Lund, 91 The Trademark Reporter 573, 574 (2001).

   [10] 参见曾陈明汝:《商标法原理》,中国政法大学出版社2003年版,第27页。

   [11] Vincent Palladino, Assessing Trademark Significance: Genericness, Secondary Meaning and Surveys, 92 The Trademark Reporter 857, 857 (2002).

   [12] See Zatarain’s Inc. v. Oak Grove Smokehouse Inc. 698 F. 2d 786, 790, 795-796 (5th Cir. 1983).

   [13] 参见刘国栋:《从地名的其他含义说开去》,《中国工商管理研究》2005年第11期。

   [14] J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition (4th ed.), Thomson West, 2005, 14:7 & 14:30.

   [15] See Atlantic Monthly Co. v. Frederick Ungar Publishing Co., 197 F. Supp. 524, 131 U.S.P.Q. 244 (S.D.N.Y. 1961).

   [16] In re Save Venice New York, Inc., 259 F.3d 1346, 59 U.S.P.Q.2d 1778 (Fed. Cir. 2001).

   [17] See Master, Wardens, Searchers v. Cribben& Sexton Co., 202 F.2d 779, 97 U.S.P.Q. 153 (C.C.P.A. 1953).

   [18] 1993年1月,广州市中级人民法院受理了贵州茅台酒厂与贵州醇酒厂关于“贵州醇”酒名是否侵犯“贵州”牌商标一案。贵州醇酒厂起诉茅台酒厂,称茅台酒厂1992年用6家小酒厂提供的白酒,“勾兑”成“贵州醇”酒,使用与贵州醇酒厂完全相同的外包装,在广东销售,这是不正当竞争,应责令其立即停止生产、销售仿冒品,停止使用与“贵州醇”相同或相近的名称和包装,并赔偿损失、赔礼道歉。茅台酒厂则反诉称自己60年代起就使用“贵州”商标,而贵州醇酒厂长期大量生产、销售“贵州醇”在广东倾销,对茅台酒厂的“贵州”牌文字注册商标构成严重侵权。此案历时7年,双方耗资1000万元,最后经贵州省政府和有关部门协调,以茅台酒厂停止生产“贵州醇”而告终。参见《茅台酒厂停止生产“贵州醇”》,《文摘报》1999年6月10日第1版。

   [19] 参见唐永春:《纷争不已,症结何在》,《中国专利与商标》1994 年第2期。

   [20] 参见王平、绍云、刘瑜:《从“白蒲黄酒”案看地名商标法律保护的有关问题》,《知识产权》2002年第3期。

   [21] 张今:《论商标法上的权利限制》,《法商研究》1999年第3期。

   [22] 武敏:《商标合理使用制度初探》,《中华商标》2002年第7期。

   [23] 姚兵兵:《从一起侵犯商标权案地名商标的合理使用》,《人民司法》2004年第2期。

   [24] 王艳丽:《商标权的限制》,《当代法学》2002年第2期。类似观点还可参见王莲峰:《我国商标权限制制度的构建———兼谈《商标法》的第三次修订》,《法学》2006年第11期。

   [25] 冯晓青:《商标权的限制研究》,《学海》2006年第4期。

   [26] 张婷婷、沈兵:《“百家湖”不是百家之湖》,《中华商标》2003年第6期。

   [27] 陈辉、刘瑜:《地名商标的弱保护性与合理使用》,《法律适用》2003年第6期。

   [28] 同前注26,张婷婷、沈兵文。

   [29] 同前注25,冯晓青文。

   [30] American Waltham Watch Co. v. U.S. Watch Co.,173 Mass. 85 (1899).

   [31] 该案具体情况请参见江苏省高级人民法院民事判决书(2006)苏民三终字第0094号。

   [32] 该案具体情况请参见广东省高级人民法院民事判决书(2005)粤高法民三终字第113号。

   [33] Artemio Rivera, Testing the Admissibility of Trademark Surveys after Daubert, 84 Journal of Patent and Trademark Office Society, 661, 671 (2002).

   [34] 参见江苏省高级人民法院民事判决书(2004)苏民三再终字第OOl号。

   [35] Montgomery v. Thompson, (Eng.) A.C. 217 (1891).

   [36] Montgomery v. Thompson, (Eng.) A.C. 225 (1891).

   [37] American Waltham Watch Co. v. U.S. Watch Co.,173 Mass. 85, 86 (1899).

  

  

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本文责编:陈冬冬
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文章来源:《法学》2007年第11期

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