杜颖:地名商标的可注册性及其合理使用

——从“百家湖”案谈起
选择字号:   本文共阅读 264 次 更新时间:2015-12-26 22:43:22

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杜颖  
商标所含地名与申请人所在地不一致的,容易使公众发生误认的。笔者认为,这两种情况只是“误导公众”具体情形,因此,从立法技术的角度看,应该做非穷尽性列举规定,将这两条规范合并为“因商标所含地名与申请人所在地不一致等原因,容易使公众发生误认的,则判定为具有不良影响,适用《商标法》第10条第1款第8项的规定予以驳回”。其次,我们还要区分地名作为叙述性词汇使用与地名作为非叙述性词汇使用的情况。地名作为商标使用有时不具有叙述性,也即该名称的使用与商品生产地或者销售地无关。美国学者认为,[14]地名作为商标使用区分为三种情况,一种为非描述性、任意使用,例如将大西洋用于杂志书刊上;[15]第二种为总体欺骗性地理误述,例如,旨在保存意大利威尼斯文化财产、但商品产地来源与威尼斯无关的纽约公司,在商标之上使用“威尼斯收藏”和“拯救威尼斯”字眼;[16]第三种为欺骗性地理名称使用,例如将设菲尔德用于炉具上,因为消费者会认为该商品所用的钢来自于生产好钢的设菲尔德地区。[17]其实,第二种情况与最后一种情况没有什么根本区别,只不过最后一种情况下使用的是赤裸裸的欺骗手段,而第二种情况下手段间接,表面看来使用行为似乎“情有可原”。笔者在这里只区分两种情况,将第二种和第三种情况统一归结为具有“误导公众”的“不良影响”类型。因此,“不良影响”仅仅存在于地名具有叙述性意义的情况下,即消费者认为地名具有叙述意义,而商品却根本和该地名所指区域无关。

   三、地名商标的合理使用问题

   “百家湖”案再次引发了学者对于地名商标合理使用以及商标权利限制的研究,尽管早在20世纪90年代初,“贵州醇”纠纷就已经迫使人们开始思考这个问题。[18]人们从该案中得出的结论是:地名不能由一家企业通过商标注册而取得专用权。即使由于实际使用或历史原因,地名取得了商标注册,但由于它们作为商标不具有显著性,而它们作为与特定地区相联系的含义十分强烈,它们可能永远都无法被人们接受为商标。[19]2001年,发生在江苏省南通市的另一例“酒案”——“白蒲黄酒”案进一步明确了地名商标的特殊性问题。审理该案的江苏省南通市中级人民法院认为,被告在自己生产的黄酒的软包装上使用“白蒲正宗黄酒”意在表明自己商品的产地来源,而无意侵犯原告的“白蒲”商标。[20]从上述两则案例以及类似案件的处理中,学者进一步提出,我国商标法中没有商标合理使用的任何规定,这种现状为工商行政管理部门和人民法院依据法律调整不同权利之间的冲突带来了一定困难。修订商标法时应适当考虑增加商标合理使用的有关规定。[21]这样,商标合理使用制度全面进入了人们的视野。

   商标合理使用是指,在顾及商标所有人及第三方的合法利益的情况下,允许对叙述性词汇进行合理使用。合理使用主要包括:在符合商业的诚实惯例的情况下,善意地使用自己的名称或地址;善意地说明商品或服务的特性或属性,说明商品或服务的质量、用途、地理来源、种类、价值及提供日期。[22]我国学界和司法界对地名商标合理使用问题的研究主要见于对商标权限制的研究。由于地名属于公共领域的词汇,具有公共性的特点,此类商标的显著性较弱,所以法律保护性也应相对较弱,其根本原因就在于地名不应为同在当地的某一位经营者所独占,不能排斥他人,那怕是在同一种或类似商品或服务上对该地名的合法使用。[23]有人认为,如果商标使用者以善意的、正常的方式说明或表示自己的商品或服务的名称、种类、质量、产地等特点,不可避免地使用注册商标所含的文字、词语等,没有将其作为商标使用,商标权应该受到限制。[24]在说明性合理使用方面,地名商标受到了更多的限制,主要原因在于地名本身是一种十分重要的公共资源和信息,它在被作为商标时显著性程度比一般商标要差。这使得地名商标权人在行使商标权时不应限制他人在非商标意义上使用,否则会损害公众使用地名的公共利益,造成商标权人和社会公众利益的不平衡。[25]

   由于司法实践和学术研究的推动,在上个世纪末,我国商标法律制度开始规范商标合理使用以及商标权利限制问题。1999年12月19日,国家工商行政管理局在《关于商标行政执法中若干问题的意见》中对此作了简单的规定:下列使用与注册商标相同或近似的文字、图形的行为,不属于商标侵权行为:(1)善意地使用自己的名称或地址;(2)善意地说明商品或服务的特征或属性,尤其是说明商品或服务的质量、用途、地理来源、种类、价值及提供日期。自2002年9月15日起施行的我国《商标法实施条例》第49条规定,注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

   我国商标法律制度中规定合理使用制度,这与国际公约和西方发达国家的做法一致。Trips协议在第17条规定了商标保护的例外,“成员可规定商标权的有限例外,诸如对说明性词汇的合理使用之类,只要这种例外顾及了商标所有人及第三方的合法利益。”德国《商标法》第23条第2项、日本《商标法》第26条第2项、美国《兰哈姆法》第33(b)(2)条,都规定了产地作为叙述性的名词使用,构成合理使用,商标权人无权禁止该使用。

   但是,在什么情况下才构成地名商标的合理使用,判断起来则非易事。在“百家湖”案中,各级法院观点不一的原因就在于对是否“合理”的判断不同。二审法院认为,被告将开发的楼盘冠名为“百家湖?枫情国度”并刻意突出“百家湖”,而在对楼盘地理位置的说明中却未说明该楼盘位于百家湖畔,很显然其使用“百家湖”并不是为了正常说明其开发销售的楼盘所处的地理位置,而且可能会引起一般公众对商品或服务的来源产生混淆,因而不能理解为对百家湖地名的正常、善意使用,当然也就不能认定为对“百家湖”商标的合理使用,应认定构成对利源物业公司商标专用权的侵犯。[26]

   那么,地名商标的合理使用由哪些要素构成呢?有人提出这需要满足主体适当、使用方式适当、善意以及不得违反驰名商标保护规定等四个要件;[27]有人提出善意且正常的使用、合理的使用以及非作为商标使用三个要件。[28]还有学者就所有的合理使用情形提出了使用目的具有正当性、使用行为出于善意并具有正当性两个抽象要件。[29]最高人民法院在前述《答复》中就该问题给出了具体详细的判断标准:(1)使用人使用地名的目的和方式。使用地名的方式往往表现出使用目的。(2)商标和地名的知名度。(3)相关商品或服务的分类情况。(4)相关公众在选择此类商品或服务时的注意程度。(5)地名使用的具体环境、情形。笔者认为,不论采用什么样的构成要素进行判断,从根本上说都要求法官在两种利益之间进行衡量:一种利益是地名商标权人对自己注册的商标的专有使用权,而最重要的是保护地名商标权人在商标上积累起来的良好商誉,防止被他人不公平地利用;另外一种利益则是保障人们有权表明自己提供的商品或服务的来源地。早在1899年American Waltham Watch Co. v. U.S. Watch Co.一案中,美国大法官霍姆斯就提出,在地名商标纠纷中,必须进行上述价值判断和利益衡量。[30]笔者认为,这其中的关键问题是判断被告对地名的使用是否构成不当利用原告商标的信誉。尽管上述的几种判断标准中屡次提及“善意”要素,但判断是否构成对地名的合理使用应该采用客观标准。事实上,即使是“善意”本身的判断也需要客观表象来推断;而且,即使被告在主观上是善意的,如果使用地名商标的客观结果导致对原告商誉的不当利用,则被告仍然应该停止使用地名商标。因此,在笔者看来,判断的标准实际上只是一个——合理或者说正当。在判断是否合理或正当时,应该具体考虑如下要素。

   1.被告在商业活动中使用地名是否必要以及具体使用方式。

   使用地名是否必要与商品类别密切相关,正如最高法院在《答复》中所指出的那样,地产等商品所处的位置对于消费者来说是很重要的信息,房地产开发商有必要向消费者提供该信息,并有权以适当方式突出该信息。对于酒类、水果等商品质量与自然环境密切相关的商品,表明地理来源也很重要。

   但是,这并非表明一旦判断使用地名为商业经营所必要,被告就可以以任何方式来使用地名,还要判断被告使用地名的具体方式是否必要。标注地理来源不一定要在商标上表示出来,即使是能够在商标上表示出来,也不能在自己的商品商标中突出地名商标或者使用与原告地名商标非常近似的设计,而应该突出自己商品的商标。在灌南县预算外资金管理局(以下简称预算外资金管理局)、江苏汤沟两相和酒业有限公司与陶芹商标侵权纠纷一案中,江苏省高级人民法院认为,按照正常的经营惯例,商品的生产经营者若想表明商品与产地间的联系,一般只需在包装的适当位置注明其厂址即可。即使想特别表明商品的产地,亦只需单独标注该地名“汤沟镇”即可。而陶芹在其产品包装的合理位置已明确标注其厂址“江苏省灌南县汤沟镇”,足以表明商品产地的情况下,又在产品包装的中部使用较大的字体标注“汤沟”而非“汤沟镇”,并且使用了和涉案注册商标中“汤沟”文字相同的繁体字。这表明陶芹对“汤沟”二字的使用,并非单纯出于标注商品产地的需要,不属于对地名的正当使用。……如果有证据显示,他人使用该地名并不是出于标注产地的需要,而是具有攀附商标权人注册商标的商誉或知名度,以使消费者产生混淆或误认等不正当竞争意图的,则应当认定该使用行为超出了我国商标法规定的正当使用范畴,构成了对权利人注册商标专用权的侵犯。[31]

   2.原告与被告之间的地理空间距离。

   一般来说,地名商标纠纷的原告与被告同处一个省、市、县,但是,在有些情况下,原告和被告处于不同的地区,却在商业活动中同时选择了大的区域名称作为自己商品的地理来源。例如,发生在深圳东海房地产发展有限公司与广州市番禺区鼎威商贸发展有限公司之间的商标侵权纠纷案。原告在深圳经营房地产开发等相关业务,并在第36类和第37类商品上注册了“东海花园”商标。被告在广州开发了“东海花园”住宅楼并进行销售。原告要求被告更改楼盘名称并销毁有关标识。[32]该案原告最终败诉,笔者认为,其中一个重要的因素就是原告与被告地理区隔较远。一般来说,地理距离越远,消费者混淆商品来源、商品之间利用商誉的可能性越小。

   3.地名商标的知名程度以及地名作为地理名称意义的强弱。

   地名同时具有商标意义和地理名称意义时,一种意义总会强于另一种意义,在消费者的意识中首先出现的那种意义就是强意义,另外一种意义则是弱意义。地名意义越强,构成合理使用的可能性越大。如何判断哪一种意义更强,直接的证据是消费者问卷调查。消费者问卷调查是一种科学性的证据,它通过设计出由一系列相关问题构成的调查问卷,向某类相关群体了解对某产品、某商标标识等所具有的某种意识,从而从数据中归纳出消费者整体的认识倾向。由于消费者调查问卷基本上不针对所有的相关主体展开,而是选取具有代表性的一部分,因此,这种调查也被称为“抽样调查(sample surveys)”。[33]消费者问卷调查证据形式在我国商标诉讼中未见广泛使用,但这种抽样调查基本能够反映出,在公众的意识中,地名的主要意义是商标意义还是地理名称意义。在今后的司法实践中,该类证据在我国会有很大的发展空间。

   另外,我们也可以参考地名是否被作为其他商品的商标或者企业名称使用。在“百家湖”案中,百家湖当地有“百家湖街道办事处”、“百家湖中学”、“百家湖小学”等等名称,可见“百家湖”主要是作为地名、湖名使用,“百家湖”是因地而知名。[34]这样,从另一个角度也说明,被告以“百家湖”表明自己的楼盘处于的地理位置并无不当。

   4.公众注意程度。

公众注意程度与商品的价值与消费方式有关,(点击此处阅读下一页)

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本文责编:陈冬冬
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文章来源:《法学》2007年第11期

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